This is a translation from the article «Patenting Genes» by Trevor Cook published in the book «The Intellectual Property Debate» Edited by Meir Perez Pugatch. I and Miss mortaheb were supposed to do this for the class of seminar Dr. Miss Joneidi beside our class research. here u have my part of the job:

ثبت اختراعات ژنتیک

فهرست مطالب:

مقدمه 3
«حق اختراع راجع به ژن» چیست؟ 4
ثبت اختراعات ژنتیک به عنوان محصولات طبیعت در اروپا 8
ثبت اختراعات راجع به ژنها به عنوان محصولات طبیعت در ایالات متحده 10
گام ابتکاری در اختراعات ژنتیک در اروپا 12
گام ابتکاری در اختراعات ژنتیک در امریکا 16
موج اول سیاست عمومی راجع به ثبت اختراعات ژنتیک در اروپا 18
مخالفت ها درباره [شرط] کاربردی بودن در امریکا و قابلیت کاربرد صنعتی در اروپا 19
انتقادهای جاری درباره پتنت های ژنتیک 23
نتیجه گیری 26

مقدمه
ژنها و پروتئین هایی که ژنها رمز گذاری می کنند، اشتراکات زیادی دارند. هر دو نوعی ماده شیمیایی هستند که در بدن یافت می شوند، و هنوز وقتی نوبت به ثبت اختراعات مربوط به آنها می شود، محل تلاقی دیدگاههای مختلف اند. اگرچه بدن از طریق پروتئین ها عمل می کند، این ژنها هستند نه پروتئین ها که بیشترین جنجال ها را در دنیای ثبت اختراعات باعث شده اند. ژنها به خودی خود کار کوچکی انجام می دهند، با این حال، از این جهت اهمیت دارند که از قطعات دی ان ای تشکیل شده اند که دارای رمزهایی هستند و این رمزها، توالی آمینواسیدهای سازنده هر کدام از دهها هزار پروتئین مختلف بدن را مشخص می کنند، و از این طریق عملکردهای بدن را موجب می شوند. اما چرا ژنها باید در ظاهر مشکلات زیادی را برای جامعه ثبت اختراعات موجب شده باشند؟ بعلاوه چرا باید موضوع چنان جالب توجه باشد، با آنکه سالهاست اختراعاتی با ادعاهای مربوط به توالی های ژنی ثبت می شود و برخی از آنها آنقدر قدیمی اند که مدت حمایت درباره شان منقضی شده است؟ (1) این فصل به این موضوعات از دیدگاه قوانین حق اختراع امریکا و اروپا می پردازد. (2)
ژنها و پروتئین ها هر دو محصول طبیعت اند[که اصولا نباید قابل ثبت باشد]. این فصل  با ذکر مثال هایی درباره برخی ادعاهای مذکور در ورقه های اختراع راجع به ژنها (gene patents)، به بحث درباره موضوعات ناشی از تقاضای ثبت این گونه اختراعات به عنوان محصولات طبیعت، خواهد پرداخت، و اینکه نظام های حق اختراع در اروپا و امریکا چگونه با این موارد برخورد می کنند. سپس به بیان برخی تفاوت ها میان قوانین امریکا و اروپا درباره ثبت اختراعات مربوط به ژنها می پردازیم. قانون امریکا تا حد زیادی در اثر پی آمدهای دو حکم قضایی در ابتدای دهه 1990 شکل گرفته است که به تاسیس یک قاعده ؟؟؟(per se rule)  مبنی بر بدیهی نبودن اختراعات مربوط به توالی ژنها شد. بالعکس، اروپایی ها در مراحل اولیه بحثهای ناشی از موج اول چالش های «سیاستگذاری عمومی» درباره حق اختراع مربوط به ژنها، با جنجال هایی ابتدائا درباره اخلاقی بودن «ثبت حیات» روبرو شدند. این امر در طول دهه 1990 در بحث ها راجع به [تصویب] دستورالعمل بیوتکنولوژی (3) (Biotechnology Directive) انعکاس یافت که در نهایت در سال 1998 به قانون بدل شد، اگرچه هنوز در سطح ملی تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی (EU) اعمال نشده است. (4) چنین جنجال هایی بر پایه مقررات خاص کنوانسیون اروپایی حق اختراع (EPC) قرار داشت که «اختراعاتی که استفاده تجاری از آنها بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه خواهد بود» را از ثبت به عنوان حق اختراع استثنا می کند. (5)
سپس به این مسئله می پردازیم که چطور به رغم این دو زمینه متفاوت حقوقی، اخیرا رویه های قضایی در اروپا و امریکا پاسخ های مشابهی را به برخی از چالش های اخیر ثبت اختراعات بیوتکنولوژی ارائه کرده اند، مانند بحث هایی که درباره ثبت قطعات دی ان ای با کارکرد خاص(DNA of speculative utility) مطرح است. در پایان، پس از بررسی برخی انتقادات راجع به حق اختراعات مربوط به ژنها در اروپا (که می توان آن را موج دوم چالش های «سیاستگذاری عمومی» درباره حق اختراعات مربوط به ژنها نامید و با مخالفت های بنیادی تر در موج اول چالش ها متفاوت است) و  بررسی میزان اثر گذاری احتمالی این مسائل بر قانونگذاری در این حوزه، به نتیجه گیری خواهیم پرداخت.

«حق اختراع راجع به ژن» چیست؟
ادعاها [در ورقه اختراع] حوزه انحصاراتی را تعیین می کند که هر کدام از طریق ورقه های اختراع ژنتیک مختلفی پوشش داده می شود و آن طور که در آثار بسیاری از نویسندگان بکار می رود، می تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد؛ این حقیقت [انحصارگرایی] فی نفسه می تواند هر گونه نتایج کلی راجع به اختراعات ژنتیک را ناخوشایند سازد. نمونه های مختلف آشکاری از این گونه ادعاها وجود دارد؛ اما در تحلیل چنین ادعاهایی باید بین آنها که در تقاضانامه ورقه اختراع منتشر شده و آنها که از سوی دفاتر حق اختراع(در ورقه اختراع های اعطا شده پس از پیش آزمایی) مجاز دانسته شده اند، تمایز قایل شویم، چرا که حق اختراع تنها پس از طی مراحل اعطا قابل اعمال است. بنابراین در دفتر اروپایی حق اختراع(EPO) نسبت تقاضانامه های ورقه اختراع شامل ادعاهای راجع به توالی DNA در مقایسه با ورقه اختراع های اعطا شده به سرعت در طول سالهای 1978 تا 2001 افزایش یافته و به میزان10 به 1 می رسد، همان طور که ورقه های اعطا شده در طول همین مدت تنها به چند صد ورقه اختراع در سال بالغ می شود.(6) دو نمونه از ورقه های اختراع مربوط به DNA که موضوع تدقیق های عمیقی در روند دادرسی قرار گرفته اند «Kirin-Amgen"s EP 0 148 605 B2» و «Myriad Genetics" EP 0 699 754 B1» است.
 به طور سنتی ادعاهای راجع به ژنها در قالب ادعاهایی راجع به توالی ژنها ظهور یافته اند که در نسل اول ورقه های اختراع ناشی از توالی یابی DNA که ویژه رمز کردن یک پروتئین خاص در بدن انسان با خاصیت درمانی شناخته شده است، یافت می شد. نمونه چنین ادعاهایی، ادعاهای Kirin-Amgen"s EP 0 148 605 B2 در انگلیس است که ورقه اختراع مورد بحث در پرونده «Kirin-Amgen Inc and others v. Transcryotic Therapies Inc and others» بود.(7) تنها ادعای مستقل درباره یک توالی ژنتیک (8) در این ورقه اختراع، ادعای I است:
1. یک توالی DNA برای استفاده با هدف بیان آن در یک سلول میزبان پروکاریاتیک[موجود تک سلولی مانند باکتری که فاقد هسته است]  یا یوکاریاتیک[دارای هسته]  جهت [تولید] محصول پلی پپتیدی [ترکیب خطی پروتئین های تشکیل شده از کمتر از پنجاه اسید آمینه]  که دست کم بخشی از مطابقت ابتدایی با ساختار اریترو پویتین [هورمونی که تولید گلبولهای قرمز را کنترل می کند]  را دارا باشد، به طوری که موجب استعداد زیستی سلولهای مغز استخوان برای افزایش تولید رتیکلوکیت ها [نوعی گلبول قرمز]  و گلبول های قرمز و ساخت هموگلوبین یا افزایش دهنده آهن گردد، به طوری که توالی DNA انتخاب شده مذکور از گروه، مشتمل باشد بر:
الف. توالی های DNA که در جدول V و VI یا مستندات تکمیلی آنها آمده است؛
ب. توالی های DNA که تحت شرایط سخت با مناطق رمز کننده پروتئین از توالی DNA که در بخش (الف) یا بخشی از آن تعریف شد، پیوند می خورد؛ و
ج. توالی های DNA که تنها برای بازکدگذاری (degeneracy)  رمز ژنتیک، به توالی های DNA که در بخش (الف) و (ب) تعریف شد پیوند می خورد.
جدول های V و VI مذکور در این ادعاها توالی های خاص DNA را نشان می دهد که توسط دارنده ورقه اختراع کشف شده است و پلی پپتیدهای مربوط یا پروتئین ها،(9) که توالی های DNA یا همان ژنهای مورد نظر، آنها را رمز می کنند. ادعاهای مربوط به توالی ژنتیک تنها به این دو توالی مربوط نیستند، بلکه به دیگر (اگرچه در بخش (ب) و (ج) افشا نشده است) توالی هایی که می توان انتظار داشت برای همان پروتئین ها یا پروتئین های دارای عملکرد مشابه رمز می کنند. علاوه بر چنین ادعاهایی راجع به توالی های DNA، که اعتبار یا عدم اعتبار آن مستقیما در دعوا مطرح نبود، این ورقه اختراع دارای ادعاهایی نسبت به پروتئین ها، روندهای  بیان چنین پروتئین هایی، و نیز ترکیبات دارویی مشتمل بر آنهاست. تنها ادعاهایی که مستقیما در دعوا مورد بحث بود، راجع به پروتئین ها، نامعتبر شناخته شد، و لورد هوفمن در مجلس لوردها درباره آن گفت:
صرف نظر از جزئیات، مشخص است که Amgen خود را به مشکل انداخته است، زیرا با اختراع یک روند مفید و پیشرو برای ساخت EPO (اریتروپویتین) و نظایر آن، مصمم شده اند که خود پروتئین را پتنت کنند، بدون در نظر گرفتن اینکه [یک پروتئین] حتی در صورت خالص سازی، جدید نیست.
نمونه جدیدتر ادعاهای یک ورقه اختراع که به عنوان «حق اختراع ژنتیک» مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است، با چهار ادعای مستقل (1، 2، 25 و 26) متعلق به شرکت Myriad Genetics به شماره EP 0 699 754 B1، یکی از ورقه های اختراع راجع به BRCA، [ژن مرتبط با سرطان سینه] که بهره برداری از آن در تشخیص زمینه سرطان های خاص سینه انتقادهای قابل توجهی را به خود جلب کرده است:(10)
1. روشی برای تشخیص زمینه سرطان تخمدان و سینه در انسان که تعیین آن در یک نمونه بافت انسانی را شامل می شود که آیا در توالی رمز کننده ژن BRCA1 برای پلی پپتید BRCA1 مشتمل بر توالی اسید آمینه در SEQ. ID. NO:2 یا یک توالی که با آن توالی دست کم 95 درصد برابری دارد، تغییری مربوط به جرم لاین [سلول های مولد که نهایتا گامت را می سازند]  وجود دارد یا خیر، به طوری که تغییر گفته شده حاکی از زمینه سرطان مذکور باشد.
2. روشی برای تشخیص نقص ژنتیک (lesion) انسانی موجب تومور مربوط به لوکاس ژن BRCA1 که از آن طریق در یک نمونه از نقص ژنتیک مذکور می توان  تعیین کرد که آیا تغییری در توالی رمزکننده ژن BRCA1 برای یک پلی پپتید BRCA1 مشتمل بر توالی اسید آمینه در SEQ. ID. NO:2 یا یک توالی با دست کم 95 درصد برابری با آن توالی، وجود دارد، به طوری که تغییر گفته شده حاکی از ایجاد تومور باشد.
25. روشی برای تشخیص زمینه سرطان تخمدان و سینه در انسان به همراه تعیین سطح بیان محصول ژن BRCA1  در یک نمونه بافت انسانی، به طوری که ژن رمزکننده پلی پپتید BRCA1 مشتمل بر توالی اسید آمینه در SEQ. ID. NO:2 یا یک توالی با دست کم 95 درصد برابری با آن توالی، باشد.
26. روشی برای تشخیص نقص ژنتیک انسانی موجد تومور مربوط به لوکاس ژن BRCA1 که از آن طریق می توان در یک نمونه از نقص ژنتیک مذکور، سطح بیان حاصل از ژن BRCA1  را تعیین کرد، به طوری که ژن رمزکننده برای پلی پپتید BRCA1 مشتمل بر توالی اسید آمینه در SEQ. ID. NO:2 یا یک توالی با دست کم 95 درصد برابری با آن توالی، باشد.
این ادعاها نه راجع به توالی ژن BRCA1 است، چه به طور طبیعی (in situ) و چه خالص سازی شده، و نه راجع به پلی پپتیدی که [ژن مذکور] رمز می کند و تحت عنوان SEQ. ID. NO:2 شناخته می شود (و در ورقه اختراع به طور کامل دنبال شده است). بلکه به روشهای تشخیصی محدود شده اند که بر پایه شناخت چنین توالی ژنتیک در بافت مورد نظر قرار دارد. دایره اعتراضات دفتر حق اختراع اروپایی (An EPO Opposition Division) این ادعاها را در ماه می 2004 ابطال کرد، به ویژه به علت آنکه اساسا به درستی در تقاضانامه ارائه شده افشا نشده و لذا به طور غیرمجازی دامنه محتوای تقاضانامه ارائه شده [در قالب ادعاها] را توسعه داده بودند. دایره اعتراضات در بیان دلایل تصمیم خود اعلام کرد:(11)
این بیان که «یک توالی که دست کم 95 درصد برابر با آن توالی دارد» تنها می تواند نتیجه انتخاب و چینش توصیفات و تعاریف از برخی فهرست های موجود در توصیف و ادعاهای اولیه باشد. بنابراین این توالی خاص مستقیما و به طور شفاف از اسناد تقاضانامه ارائه شده قابل استخراج نیست.
بنابراین مخالفت دایره اعتراضات دفتر حق اختراع اروپایی با نفس چنین ادعاهایی نیست بلکه همان طور که در بالا گفته شد با این حقیقت است که این ادعاها نمی تواند مستقیما و به طور شفاف از اطلاعات ارائه شده در تقاضانامه ورقه اختراع استنتاج شود.(12) با این همه باید توجه داشت که ادعاهای مذکور به صورتی که مطرح شده است، حتی اگر معتبر شناخته می شد، حداکثر می توانست در روش تشخیصی ادعا شده انحصار ایجاد کند، و نه در هر پژوهش دیگری راجع به توالی مرتبط با ادعاها یا هر گونه درمان بر پایه چنین دانشی از آن توالی.(13)

ثبت اختراعات ژنتیک به عنوان محصولات طبیعت در اروپا
اصول اساسی مدیریت ثبت ژنها در اروپا، در حال حاضر در ماده 3 دستورالعمل بیوتکنولوژی (و رسیتال های (شرح مستندات و مباحث منجر به تصویب قوانین که آنها را در ابتدای مصوبه می آورند) شماره 20 و 21 مربوط به آن) خلاصه شده است:
3.1 بنا بر این دستورالعمل، اختراعاتی که جدید، دارای گام ابتکاری، و کاربرد صنعتی باشند قابل ثبت به عنوان ورقه اختراع هستند، حتی اگر درباره محصولی باشند که محتوی ماده ای زیستی باشد یا درباره روندی باشند که از طریق آن یک ماده زیستی تولید می شود، پرورش می یابد یا استفاده می گردد.
3.2 ماده زیستی که از محیط طبیعی خود خالص سازی شده یا بوسیله ابزارهای یک روند فنی تولید شده است می تواند موضوع یک اختراع باشد حتی اگر قبلا در طبیعت موجود بوده باشد.
این دو بند، که در زمینه های ژنتیک و دیگر مواد زیستی(14) منعکس کننده اصول قابل اعمال به تمامی اختراعات است، مبین تأثیر گسترده حقوق کامن لا (case law) بر دفتر حق اختراع اروپایی و دادگاههای ملی است. بنابراین در پاسخ به حمله به اعتبار بر پایه فقدان شرط جدید بودن، دایره اعتراضات دفتر حق اختراع اروپایی در «Howard Florey Institute/Relaxin» (15) ادعاها درباره خالص سازی قطعات DNA را که شکل خاصی از هورمون انسانی، پروتئین رلاکسین، را کد می کنند تأیید کرد، با این بیان که:
دیدگاه مشترکی بین اعضا وجود دارد که تا هنگامی که cDNA رمز کننده H2-relaxin انسانی و مراحل قبل از آن، توسط صاحب حق خالص سازی شود، وجود این شکل از ریلاکسین ناشناخته بود. رویه ای پذیرفته شده در ثبت اختراعات وجود دارد مبنی بر اینکه جدید بودن یک ماده طبیعی که برای اولین بار خالص سازی شده و هیچ وجود شناخته شده قبلی نداشته به رسمیت شناخته می شود. (16)
مسایل مربوط به شروط کاربرد صنعتی (یا در معادل امریکایی آن، کاربردی بودن) و جنبه ابتکاری داشتن که در کنار شرط جدید بودن در ماده 3.1 آمده اند، در ذیل مورد بحث قرار گرفته اند، اگرچه به جز برخی بحث ها راجع به اعمال این دو شرط در زمینه حق اختراعات ژنتیک، به این دلیل که ژنها محصولات طبیعت هستند بحث برانگیز نیستند. با این حال، ماده 3 دستورالعمل بیوتکنولوژی آشکارا از عهده تعیین یک شرط کلی دیگر، که پی آمد وجود ژنها در طبیعت بوده، و برای اعمال در مورد ادعاهای راجع به توالی های ژنتیک اهمیت دارد، برنیامده است. [به ناچار،] این شرط در ماده (a)(2)52 کنوانسیون حق اختراع اروپایی مقرر شد، با این بیان که یک ادعا در تقاضانامه ورقه اختراع نباید راجع به یک «کشف... به همان صورت» باشد. [البته] در ماده 5 دستورالعمل (و رسیتال های مربوط به آن، شماره 22 تا 25) و تنها در رابطه با ژنها و دیگر «مواد زیستی» در صورتی که در بدن انسان یافت شود، به این شرط اشاره شده است:
5.1 بدن انسان، در سطح وسیعی از شکل گیری و توسعه آن، و کشف صرف یکی از عناصر آن، شامل توالی یا توالی جزئی یک ژن، نمی تواند اختراعات قابل ثبتی را تشکیل دهد.
5.2 یک عنصر خالص سازی شده از بدن انسان یا در غیر این صورت تولید شده بوسیله ابزار روندهای فنی، شامل توالی یا توالی جزئی یک ژن می تواند اختراع قابل ثبتی را تشکیل دهد، حتی اگر ساختار آن عنصر با یک عنصر طبیعی برابر باشد.
ممکن است تصور شود این شرط، از نظر بررسی های دایره اعتراضات دفتر حق اختراع اروپایی، در مورد ICOS Corporation دارای حوزه مضیقی است: (17)
11 (i) ... اگرچه [DNA] رمز کننده پروتئین V28 به عنوان بخشی از ژنوم انسان و لذا جزء طبیعت است، [DNA] تصفیه و خالص سازی شده دارای آن توالی در طبیعت وجود ندارد و لذا قابل کشف نیست. پلی نوکلئوتید تصفیه و خالص سازی شده رمزکننده پروتئین V28 یک حقیقت است نه یک کشف.
هر چند این شرط که ادعاهای تقاضانامه ورقه اختراع نباید راجع به یک «کشف... به همان صورت» باشد (یا به بیان دیگر در ماده 5.1 دستورالعمل، برای یک «کشف صرف») در حقیقت محدودیت عملی مهم خاصی را بر چگونگی تنظیم ادعاهای راجع به ژنها (انسان یا غیرانسان) تحمیل می کند، بر چگونگی تفسیر آنها هنگامی که در مقام اجرای آنها برآیند نیز تأثیر گذار است، همان طور که مجلس لوردها در پرونده انگلیسی «Kirin-Amgen Inc and others v. Transkaryotic Therapies Inc and others» درباره جدول اطلاعات توالی ژنتیک در ورقه اختراع (جدول VI در منقول ذیل) توضیح می دهد: (18)
76. ... دادگاه استیناف در این بیان خود که جدول VI نمی توانست [شامل] اختراع مورد نظر باشد محق است. بعلاوه، مورد ادعا مصداق یک «کشف... به همان صورت» است به معنای آنچه در بخش (2)1 قانون آمده است: ر.ک. «Genentech Inc"s Patent [1989] RPC 147, per Perchas LJ at p 204 and per Dillon LJ at p 237». از سوی دیگر همان طور که Whitford J در پرونده Genentech ([1987] RPC 553, 566) گفت:
«قانونی قدیمی وجود دارد مبنی بر اینکه نمی توانید یک کشف را به عنوان ورقه اختراع ثبت کنید، اما اگر بر اساس آن کشف می توانید به مردم بگویید که چگونه می تواند به طور مفیدی بکار رود، می تواند یک اختراع قابل ثبت را نتیجه دهد. این به نظر من درست است، ولو اینکه راهی که می تواند به طور مفیدی بکار برده شود (زمانی که کشفی را انجام داده اید) به اندازه کافی آشکار باشد.»
77. در چنین موردی، با آنکه می توان گفت، (همان طور که دادگاه استیناف گفته است ([2003] RPC 31, 62)) [اگرچه] جدول VI «در کانون اختراع» قرار دارد، [اما خود] اختراع نیست. یک اختراع فرایند یا محصولی عملی است، نه اطلاعاتی درباره جهان طبیعت. که به نظر می رسد، بر اساس مبنای قانون حق اختراع یعنی قراردادی اجتماعی بین دولت و مخترع باشد. دولت به مخترع [حقی] انحصاری در عوض افشای فوری همه اطلاعات ضروری برای ممکن ساختن اجرای اختراع اعطا می کند. این افشا تنها برای قادر ساختن دیگران برای اجرای اختراع پس از انقضای دوره حمایت نیست، که اگر این طور بود، مخترع باید می توانست مجاز باشد آن را در طول مدت حمایت، مخفی نگه دارد. [بلکه افشا] به این دلیل نیز لازم است که دیگران بتوانند بلافاصله از آن در جهت هر هدفی که نقض ادعاها[ی ورقه اختراع] نباشد استفاده کنند. توصیفات ورقه های اختراع معتبر منبع مهمی از اطلاعات برای تحقیقات بیشتر [علمی] است، همان طور که در مورد مطالعه گسترده منابع نقل شده در توصیفات یک ورقه اختراع مشاهده می شود. البته دارنده ورقه اختراع ممکن است در مواردی قادر باشد ادعایش نسبت به یک محصول یا فرایند را آن قدر وسیع ارائه کند که در عمل استفاده از اطلاعاتی که افشا کرده است غیرممکن باشد، حتی در مواردی که بدون نقض حق اختراع قبلی، تا حد زیادی توسعه داده شود. اما در این صورت اعطای حق انحصاری استفاده از چنین اطلاعاتی به دارنده ورقه اختراع صحیح نیست.
بنابراین، این شرط که ادعای مورد نظر، «کشف... به همان صورت» نباشد، باید در عمل جلوگیری کند از اینکه اولین شخصی که یک توالی ژن را مشخص می کند، حق انحصاری تمامی استفاده ها از اطلاعات آن توالی را به دست آورد، اگرچه ممکن است در عمل حق انحصاری تمامی استفاده ها از توالی را به عنوان یک ماده شیمیایی یا دست کم در شکل خالص سازی شده آن به دست آورد.

ثبت اختراعات راجع به ژنها به عنوان محصولات طبیعت در ایالات متحده
قوانین ایالات متحده امریکا، بر خلاف اروپا، به صراحت «کشفیات صرف» را از قابلیت ثبت استثنا نمی کند،(19) اگرچه در عمل رویکرد مشابهی اتخاذ کرده است. این امر از سوی دفتر علامت تجاری و حق اختراع (USPTO) در راهنمای پیش آزمایش موقت آن در پاسخ به برخی اظهار نظرها بیان شده است:(20) «کشف یک ژن توسط یک مخترع می تواند پایه ای باشد برای [دریافت] ورقه اختراع راجع به ترکیب ژنتیک که از حالت طبیعی خالص سازی شده و روند مراحل تصفیه را طی کرده است به طوری که ژن را از دیگر مولکول هایی که به طور طبیعی با آن همراه است، جدا می کند.»
با این حال، این رویکرد ایالات متحده امریکا مورد انتقاد قرار گرفته است: (21)
 تنها اختراعات ساخته بشر با معیارهای شرط «جایگزینی در اختراعات»(alternativeness) مطابقت دارد؛ بنابراین، تنها اختراعات ساخته بشر می توانند، یا باید، قانونا قابل ثبت به عنوان حق اختراع باشند. بسیار مهم است که تأکید شود تنها اختراعاتی که مستقیما توسط انسان ساخته می شود قابل ثبت اند (یا باید باشند). در جایی که کشف، یک ماده طبیعی را بدون تغییر آن خالص سازی می کند، وضعیت «جایگزینی اختراعات» صادق نیست زیرا ترکیب ماده خالص سازی شده یکسان باقی می ماند. یک ژن خالص سازی شده به همان صورت طبیعی باقی می ماند و تنها عملکرد طبیعی خود را انجام می دهد. بنابراین، اختراعات قابل ثبت نه تنها باید سه شرط ماهوی (جدید بودن، بدیهی نبودن و کاربردی بودن) را داشته باشد، بلکه شرط چهارمی (جایگزینی) لازم است.
در قوانین اروپا این شرط از طریق استثنای ثبت «اکتشافات... به همان صورت» تأمین شده است، دست کم از دیدگاهی که قاضی لورد هوفمن در نقل مربوط به پرونده «Kirin-Amgen v. Transkaryotic Therapies» که در بالا ذکر شد، به این استثنا می نگرد. به هر روی، مبنای سیاست عمومی در مورد «جایگزینی در اختراعات» به عنوان زمینه مخالفت با ثبت، محدود است، از آنجا که ورقه های اختراع بر مبنای ایجاد انگیزه برای انجام و انتشار تحقیقات، از طریق اعطای انحصاری محدود در منافع آن تحقیقات برای مدت محدود، توجیه می شود، چنین اثر انگیزشی به سختی می تواند تحت تأثیر «جایگزینی» نتایج تحقیقات قرار گیرد.
انتقادات مشابهی از سوی برخی بازیگران مهم صنعت زیست فناوری امریکا ابراز شده است:(22)
نظریه ای که پشتوانه حقوقی ثبت اختراعات مربوط به ژنها است، ریشه در این مفهوم دارد که آنها فی نفسه، ثبت اختراعات مربوط به ژنهایی که به طور طبیعی وجود دارند نیستند، بلکه ثبت اختراع مربوط به شکلی خالص سازی شده از ژن است. این نظریه به پرونده «Parke-Davis v. HK Mulford» در سال 1911 که از سوی دادگاه استیناف بخش دو امریکا (the US Court of Appeals for the Second Circuit) رسیدگی شد باز می گردد. در جهان مدرن ژنومیکس، این منطق [نوعی] تمایز قایل شدن بدون دلیل است. اگر این استدلال را پذیرفتید، به دنبال آن باید بپذیرید که می توان قلبی را که از انسان جدا و [زنده] حفظ شده است، به عنوان اختراع ثبت کرد. یک ژن انسانی، ابتدائا در طبیعت ایجاد شده است، به همان صورتی که اجزای دیگر بدن ایجاد شده اند، و این حقیقت که می تواند خالص سازی یا شبیه سازی شود، نمی تواند در اصل آن تغییری ایجاد کند.
اگرچه این شیوه قیاس نویسنده قابل پذیرش نیست(ارزش اطلاعات درباره ساختار و عملکرد یک ماده شیمیایی طبیعی است که ثبت آن را در شکل خالص سازی شده اش تجویز می کند، و چنین رویکردی به سختی می تواند نسبت به یک اندام جدا سازی شده اعمال شود) اما مخالفت عملی و بنیادی تر مؤلف در بند بعدی مقاله وی مشخص می شود، جایی که اظهار می دارد «با توالی یابی ژنوم انسان، یافتن یک ژن جدید در عصر حاضر، فرایندی است که با ابداع کمی همراه است.» اگر این طور باشد، همان طور که مسلما در موارد زیادی هست، بنابراین، می توان تصور کرد حوزه محدودی باید برای اختراعات ساده مربوط به ژنها وجود داشته باشد. البته این، شرایطی است که به طور روزافزونی در اروپا مشاهده می شود و همان طور که خواهیم دید، در امریکا این گونه نیست.

گام ابتکاری در اختراعات ژنتیک در اروپا
بر فرض اینکه ادعاهایی مانند آنچه در بالا بحث شد، جدید باشد و آنها را کشف ندانیم، ممکن است هنوز در خطر چالش فقدان گام ابتکاری باشند، بر این اساس که اگر کسی می داند، چیزی که به طور طبیعی وجود دارد بالقوه مفید است، پس باید بدیهی باشد که تلاش کند همان ماده را به طور مصنوعی تولید کند. بنابراین، به چالش کشیدن شرط بدیهی بودن، یا فقدان گام ابتکاری، یک حمله مهم در [ثبت اختراعات] زیست فناوری در اروپاست، و موضع EPO (اداره حق اختراع اروپایی) در این زمینه به خوبی در نقل قول ذیل از کتاب «Case Law of the Boards of Appeal of EPO» خلاصه شده است:(23)
هیأت استیناف (Board of Appeal) در [پرونده] T 386/94 (OJ 1996, 658) با نقل مجدد [حکم پرونده] T 816/90، چنین حکم صادر کرد که در مورد گام ابتکاری در فناوری مربوط به ژنها، شبیه سازی و بیان یک ژن، اگرچه نیاز به کار فراوان دارد، در صورتی که در تاریخ مقدم بر آن، فرد ماهری به طور منصفانه آشکارا انتظار اجرای آن را داشته باشد و نتوان ثابت کرد که این انتظار موفقیت بی پایه و اساس بوده است، ممکن است گام ابتکاری مورد تصدیق نباشد.
دیدگاه مشابهی از سوی دادگاههای انگلیس اتخاذ شده است که بر مبنای آن، چالش بدیهی بودن در بسیاری از دعاوی زیست فناوری برجسته شده است. دادگاههای انگلیس نسبت به دیگر کشورهای اروپا، به چالشهای بیشتری راجع به اعتبار پتنت های زیست فناوری رسیدگی کرده اند. تا حدی به خاطر اینکه معمولا دادگاههای انگلیس در معرض رسیدگی به تقاضای ابطال ورقه های اختراع دفتر حق اختراع اروپایی در انگلیس، قرار داشته اند. با آنکه رویه [مستقلی] در دایره اعتراضات دفتر حق اختراع اروپایی (EPO Opposition) درباره این طور ورقه های اختراع اروپایی وجود دارد.
گام ابتکاری در [پرونده] Kirin-Amgen مورد بحث نبود، (24) اگرچه راجع به پروتئینی بود که قبلا شناخته شده بود و خالص سازی و بیان شده بود، بر عکس پرونده مقدم بر آن [با عنوان] Genentech Patent (25) که طبق حکم صادره دادگاه استیناف در مورد آن، ادعای راجع به t-PA، [به عنوان] یک پروتئین شناخته شده، خالص سازی شده و بیان شده، هنگامی که بوسیله ابزارهای فناوری دی ان ای نوترکیب تولید می شود، فاقد گام ابتکاری است با این بیان که چیزی بیش از توصیف یک هدف تحقیقاتی آشکار (obvious) نیست. بنابراین [صرف] اینکه شخصی اولین کسی باشد که از طریق استفاده از تکنیک های مرسوم، به چنین هدفی می رسد، [باعث کسب] شایستگی یک ورقه اختراع نمی شود. Genentech از میان چندین تیم که در این حوزه تلاش می کردند اولین شرکتی بود که با موفقیت توانست از طریق استفاده از تکنیک های پرمشقت، پرهزینه و زمان بر، اما اساسا شناخته شده، توالی cDNA را که برای [پروتئین] t-PA رمزگذاری می کرد، کشف کند. این [کشف] می توانست، از طریق تکنیک های شناخته شده فناوری DNA نوترکیب برای تولید t-PA در شکل خالص و مقدار نسبتا زیاد استفاده شود. یکی از اعضای دادگاه استیناف دستاوردهای Genentech در این باره را این طور توصیف می کند:
Genentech به چه دستاوردی دست یافته است؟ به نظر من می رسد، پاسخ این سؤال این باشد که:
اول، آنها مسابقه را برنده شده اند. [البته] هدف شناخته شده بود، و دیگران [نیز] تلاش می کردند به آن برسند. [اما] Genentech اول به آن رسید.
دوم، هدف یافتن ابزاری بود برای ساختن پروتئین مورد نظر (ماده ای همانند آنچه قبلا در طبیعت موجود بوده است).
سوم، آنها از راهی به این هدف دست یافتند، که طبیعت کلی آن قبلا اعمال می شد.
چهار، موفقیت مربوط به این حقیقت بود که آنها اولین کسانی بودند که از طریق ابزار نوترکیبی، یک جای گذاری کامل (full-length insert) اجرا کردند.
پنج، آنها در جهت نیل به این هدف، ارگانیسم هایی ایجاد کردند (که دو عامل بیان اشاره شده در ادعای [شماره] 9 مثال هایی برای آن است) که قبلا هرگز وجود نداشته اند. برخی از آنها مشتمل بر [روش] جای گذاری کامل (full-length insert) هستند. این ارگانیسم ها هیچ ارزشی به جز به عنوان ابزاری برای [رسیدن به] یک هدف معین نداشتند.
ششم، آنها در جهت [نیل به] این هدف، توالی نوکلئوتید و اسید آمینه « t-PA طبیعی» را کشف کردند. این کشف به خودی خود یک هدف نبود، و از نظر منطقی Genentech به عنوان یک موضوع صرف تحقیقاتی، رسیدن به آن را دنبال نمی کرده است.
هفتم، انتشار [نتیجه] زحمات Genentech برای محققان بعدی از دو جهت ارزشمند بود. دارای این نتیجه بود که پروتئین مطلوب [آنها] می تواند از طریق روشهای نوترکیبی با فناوری های موجود ساخته شود؛ و (با انتشار توالی ها و نقشه ژنتیک(restriction map)) محققان بعدی را قادر ساخت از یک راه مستقیم با هزینه کمتر و در زمان کوتاه تر، و با خطر شکست پایین تر به هدف دست یابند.
هشتم، انتشار [نتیجه] زحمات Genentech همچنین محققان دیگر ر اقادر ساخت از راهی که Genentech رفته بود آگاهی یابند. اما هیچ کس هرگز نمی خواست بخش اول این راه را دوباره طی کند، یا هر کدام از بخشهای دیگر را دقیقا تکرار کند.
اکثریت در دادگاه استیناف معتقد بودند ادعاهای این پتنت به علت فقدان گام ابتکاری فاقد اعتبار است. هدف دارندگان حق اختراع مشخص بود و این، از نظر تئوری و عملی برای وی کافی بود تا بدانند چگونه [می توان] در نهایت و با تلاش سخت و کافی به چنان هدفی دست یافت. برای آنها بدیهی بود (و چندین گروه رقیب آنها که با هدف یکسان بر روی همین مسئله کار می کردند، که این خود دلیل روشنی بر بدیهی بودن [اختراع] است) که تولید پروتئین انسانی t-PA از طریق فناوری DNA نوترکیب مطلوب است. این حقیقت که دارنده حق اختراع قبل از هر کس دیگر به این هدف نایل شده است، به خودی خود باعث نمی شود که بتوانند آن را به عنوان اختراع ثبت کنند، و حق اختراع تنها در صورتی برای اول به هدف رسیدن اعطا می شد که هدف، بدیهی نباشد. بنابراین، تمامی مراحلی که توسط دارنده حق اختراع برای شناخت ژنی که برای t-PA رمز می کند طی شده و استفاده از این دانش برای تولید t-PA در آنها، به رغم تلاش صورت گرفته، چیزی بیش از کاربردی بدیهی از فناوری شناخته شده نیست.
اما، دایره فنی استیناف EPO، با توجه به ادعاهای تا حدی متفاوت یک ورقه اختراع مشابه که در EPO دنبال شد، ورقه اختراع را از نظر ادعاهای اصلاح شده معتبر دانست و دعوای مطرح شده بر پایه فقدان گام ابتکاری را رد کرد، با این توضیح که در سال 1982 یعنی زمانی که تقاضای صدور این پتنت انجام شد، سنتز و شبیه سازی cDNA، هنوز به طور عادی جا نیافتاده بود، زیرا مهندسی ژنتیک هنوز همه پیشرفت های فنی و تئوریک را که از آن زمان به بعد، در دسترس یک آزمایشگاه به روز، قرار گرفت، ندیده بود. دایره فنی اسنیناف همچنین عناصری را فهرست کرد که بر میزان اطمینان یک شخص متخصص در انجام موفقیت آمیز شبیه سازی و بیان t-PA انسانی اثر گذار بود.
بالعکس، در ورقه اختراع (هورمون رشد انسانی) شرکت Genentech(26) به عقیده یک دادگاه انگلیسی، ادعاهای خاصی راجع به عامل های شبیه سازی(cloning vectors) متضمن cDNA هورمون رشد انسانی فاقد گام ابتکاری نیستند، همان طور که کار گروه رقیب نشان داد که دارنده پتنت گامهای غیربدیهی راجع به شبیه سازی اتخاذ کرده است. دادگاه در یک پرونده انگلیسی دیگر یعنی پتنت DSM، با موضوع یک «ورقه اختراع ژنتیک» با تاریخی بسیار مؤخر، این طور تشخیص داد که فاقد گام ابتکاری است.(27) ادعای مورد بحث راجع به ژنی بود که برای یک آنزیم خاص یعنی پروتئین phytase رمزگذاری می کند. دادگاه [ویژه] حق اختراع (Patents Court) حکم کرد که در صورتی که یک نمونه خالص از یک پروتئین یا قطعه پروتئین ایجاد شده باشد، «مشخص کردن ماهیت و ترتیب اسید آمینه های یک زنجیره [پروتئین] یک کار شناخته شده است». تکنیکهای مختلف خالص سازی نیز برای یک شخص ماهر شناخته شده است، شخصی که همچنین می داند برای خالص سازی یک ژن مطلوب، لازم خواهد بود ابتدا یک کتابخانه DNA ایجاد شود، که باید با یک زنجیره [میله ای] اولیگو نوکلئوتید [زنجیره تا 20 نوکلئوتیدی] متناسب پوشش داده شود، و موفقیت در آن به کیفیت زنجیره های موجود بستگی دارد، و [لذا] «تا حدی به آزمایش و خطا در تمیز شرایط سخت نیاز است که در آن، خالص سازی پیوندزنی و پس پیوندزنی انجام شده است». دارنده حق اختراع استدلال کرد که تنها به این دلیل قادر بوده است اختراع را ایجاد کند که دستگاه (apparatus) خاصی در مرحله خالص سازی استفاده کرده است، چرا که تکنیکهای دیگر مشابه شکست خورده بودند. به هر روی، استفاده از این دستگاه خاص، به خوبی شناخته شده و واضح بوده و از نظر تجاری، موجود بود، [البته] از نظر زمان به صرفه نبود اما تکنیکی آشکار [بدیهی] برای جداسازی پروتئین ها برای استفاده های بعدی بوده است، اگرچه ممکن است اولین انتخاب نبوده باشد. بنابراین، استفاده از آن موجب گام ابتکاری نخواهد بود.
در پرونده Chiron Corporation v. Organon Teknika(28) ادعای فقدان گام ابتکاری علیه پتنتی که اولین شناسایی، خالص سازی و توصیف ویروس عامل اغلب موارد هپاتیت های غیر A و B (هپاتیت C) را پس از سالها تلاش های شکست خورده، منعکس می کرد، توفیقی نیافت. تفاوت مهم بین این مورد و پتنت Genentech این بود که در پتنت Genentech، ماده طبیعی که توالی یابی شده بود، قبلا خالص سازی و توصیف، و فایده آن و به تبع کارکرد بالقوه آن، تثبیت شده بود. در پرونده Chiron دارنده حق اختراع، اولین کسی نیز بود که هپاتیت C را به عنوان یک توالی از بیولوژی مولکولی که دنبال می کرد خالص سازی و توصیف کرد. ارزش این کشف در استفاده از توالی مربوطه در کیت تشخیصی ابتلای به HCV است. ادعاهای راجع به استفاده از اطلاعات این توالی در توسعه واکسن ضد HCV به خاطر عدم  کفایت غیر معتبر دانسته شد، چرا که هیچ رهیافتی راجع به اینکه چگونه این کار انجام می شود، وجود نداشت.
بنابراین در اروپا، اعمال استانداردهای سنتی راجع به گام ابتکاری نسبت تقاضانامه های پتنت برای «اختراعات راجع به ژنها» اغلب باعث شده است چنین تقاضانامه هایی واجد شرائط لازم دانسته نشود.

گام ابتکاری در اختراعات ژنتیک در امریکا
امریکا برعکس اروپا، شکل گیری یک بدنه کامل از کیس لا را دیده است که عملا ویژه پتنت های راجع به توالی ژنها است و از این فرض اولیه تعجب برانگیز آغاز می شود که بدیهی بودن تشخیص و توالی یابی ژن هرگز نمی تواند با قابلیت ثبت مرتبط باشد، و لذا ادعا ها راجع به چنین توالی هایی هرگز نمی تواند بدیهی باشد. در امریکا با این مسئله به عنوان یک مشکل کلی در ثبت اختراعات راجع به زیست فناوری نگریسته نشده است، بلکه ویژه پتنت های راجع به توالی ژنها است.
مشکل در ایالات متحده با حکم دادگاه استیناف در حوزه فدرال در پرونده Re Bell آغاز شد.(30) تا آنجایی که توالی ژنتیک را صرفا یک ماده شیمیایی شناخته شده جدید مفید دانسته است، قابل اعتراض نیست. اما [این دادگاه] نتوانسته است درباره بدیهی بودن اختراعات ژنتیک به درستی تحلیل کند که: اگرچه یک توالی ژن نمی تواند دقیقا بوسیله دانش ساختار پروتئین از قبل شناخته شده ای که کد می کرده است، پیش بینی شود، اما می تواند، به طور کلی، از چنین دانشی (اگرچه به صورت غیر مستقیم) بلکه بوسیله استفاده از تکنیکهای بیوشیمیایی شناخته شده ناشی گردد.همان طور که در «A Patent System for the 21st Century» مشاهده شد:
 ...