1- علامت صرفا تزئینی باشد.

اقدام به ثبت نام طراح به عنوان یک علامت تجاری ممکن است رد شود اگر مسئول بررسی کننده ی علامت تجاری احساس کند که طراح ارائه شده  بیشتر مورد استفاده برای تزئین محصول به عنوان شاخص از مبدا محصول است.

2_ علامت "کاربردی" باشد.

و آن زمانی است که علامت را بخشی از آنچه محصول و یا خدمات انجام می دهدنام گذاری کرده و انتخاب کنیم ، به جای اینکه صرفا شاخص منبع از محصول و یا خدمات باشد. به عنوان مثال شرکت هارلی دیویدسون در سال 1994  به ثبت این صدای بیرون آمده از اگزوز موتورهای خود به عنوان یک علامت تجاری اقدام کرد؛ و برای توجیه این اقدام گفت: "این علامت شامل صدای اگزوز موتور سیکلت مورد نظر، تولید شده توسط V-twin پین میل لنگ موجود در موتور موتور سیکلت است موقعی که در حال کار کردن و در حال استفاده از موتور هستیم. هارلی دیویدسون با مخالفت نه شرکت از رقبای خود را که این ثبت نام را مضر برای خود می دانستند مواجه شد و آنها می گفتند که علامت صدا "عملکردی" است و در نتیجه برای ثبت نام واجد شرایط نیست. هوندا گفت که هر موتوری که با این ساختار ساخته شده باشد همین صدا را تولید میکند که هارلی دیویدسون گفت:این مورد از ویژگی های موتور سیکلت های تولید  خود بوده و  منابع حرف های خود را نشان داد . پس از چند سال از چانه زدن بر سر این موضوع،بالاخره هارلی دیویدسون در استفاده از آن برای ثبت نام آن "سر و صدا " کوتاه آمد.

یکی از دلایل اساسی که این اصل را قانون علامت تجاری به رسمیت می شناسد این است که نمی تواند به شخص یا ارگانی  به شکل یک علامت تجاری انحصار اعطا کند ، به صورتی که به هر ویژگی واقعا کاربردی یک محصول به دلیل انجام این کار توسط یک نفر دیگر بازاریابان همان محصول را از استفاده از  ویژگی های عملکردی در محصولات خود را محروم دارند.

3-علامت هنوز به عنوان یک علامت تجاری قابل ثبت و استفاده نباشد.

این اعتراض شاید تنها به نام انواع خاصی از سری های قابل اجرا محصولات، مانند مجموعه ای از کتاب ها، فیلم ها، مجلات، و غیره اطلاق شود. اداره علائم تجاری نام یک مجموعه را اگر یک مجموعه نباشند ثبت نمیکند. یعنی، اگر تنها یک عنوان از سری برنامه ریزی منتشر شده است، هیچ مجموعه ای وجود ندارد و هیچ سری علامت تجاری، هنوز وجود ندارد.

به نقل از کتاب «the trademark guide» نوشته LEE WILSON ویرایش دوم

موضوع :استفاده از عنوان تجاری  یکسان با تقلب در فعالیت تجاری مشابه

حقایق پرونده :

•   پدر خواهان john burgess    قبل از سال 1800 به عنوان مبدع و اولین تولید کننده اسانس ماهی آنچوی به تجارت محصول خود تحت عنوان burgess essence anchovies of 107 strand ‌ می پرداخته است.
•     خوهان در سال 1800 به عنوان شریک تجاری پدرش وارد تجارت مذکور گردیده و از آن پس تجارت را تحت عنوان  john burgess & son    ادامه دادند.
•     طبق توافق تجاری میان خواهان و پدرش هر کدام بعد از مرگ دیگری مجاز به ادامه تجارت مذکور تحت همان عنوان می باشد.
•   خواهان بعد از مرگ پدرش به نحو انحصاری به تولید و فروش اسانس ماهی آنچوی  در همان محل و تحت همان عنوان ادامه می دهد.
•   خوانده William harding burgess   ( پسر خواهان ) به عنوان دستیار خواهان در تجارت مذکور استخدام شده وحقوق دریافت می کرده است
•   خوانده در سال 1852 اقدام به تاسیس محلی مشابه محل تجاری خواهان نموده و شروع به تولید و فروش کالا هایی مشابه با خواهان می نماید. 
• خوانده محل تجاری اش را w. h . burgess , late of 107 strand   نام گذاری کرده و محصولاتش را  تحت همین عنوان به فروش می رساند (خوانده از عبارت late  با سایز کوچکتر و به زبان آلمانی به طوری که کمتر جلب توجه  کند استفاده می کرده است).
•  خواهان  مدعی است عنوان burgess essence anchovies ‌ تنها توسط  وی و پدرش ونه هیچ شخص دیگری استفاده می شده است و نشانه دهنده این است که محصولات تحت این عنوان  ,توسط آنها تولید شده  و خود را مالک عنوان مذکور می داند و استفاده شخص دیگر را (حتی در صورتی که  نامی مشابه نشان تجاری وی داشته باشد) گمراه کردن خریداران می داند.

استدلال دادگاه :

•  در شرایطی که شخصی کالای دیگری با تقلب به اسم خودش می فروشد از اقدام وی جلوگیری مگردد زیرا مدت ها قبل شخص دیگری این کالای مشابه را می فروخته است.
•    اما در اینجا خوانده تقلبی انجام نداده  او تجارت مشابه تجارت پدرش انجام می داده ( تولید و فروش اسانس ماهی آنچوی ) و تولید وفروش محصول مذکور امتیاز انحصاری خواهان نیست .
•  خوانده  از نام خود در تجارتش که مشابه نام پدرش می باشد استفاده نموده و نباید او را از استفاده از نام خود منع کرد.
•    دادگاه استدلال می کند شهرتی که طی سالهای طولانی  برای  burgess essence anchovies به وجود آمده هیچ حق انحصاری برای خواهان ایجاد نمی کند.

حکم دادگاه :

دادگاه خوانده را از استفاده از عبارت   late of 107 strand منع می کند اما خوانده را از استفاده از نام خود (نام خواهان ) درتجارتش منع نمی کند و دعوای خواهان را در این مورد رد می کند (چنین دعوی را قابل طرح نمی داند )

مبنای حکم :

با توجه به رأی دادگاه شهرت و مدت استفاده هیچ حق ایجابی برای خواهان ایجاد نمی کند و مالکیت انحصاری بر نام تجاری ندارد.

عنوان: Lawson v The Bank of London 1856

موضوع: استفاده از نام تجاری دیگری، پسینگ‌آف

حقایق پرونده:
•    خواهان بانکی در لندن با عنوان «بانک لندن» تأسیس کرده است.
•    وی هزینه زیادی برای راه‌اندازی بانک متحمل شده است.
•    خواهان بر سردر همه دفاتر و سربرگ‌ها این نام را نصب کرده تا عموم مردم آن را ببینند.
•    در آن زمان این تنها بانک با این عنوان بوده.
•    معلوم نیست آیا خواهان فعالیت بانکی را هم آغاز کرده است یا خیر.
•    خواهان تحت عنوان مذکور سود زیادی به دست می‌آورده است.
•    خوانده بانکی تحت همین عنوان تأسیس کرده است.
•    خواهان نتوانسته است به فعالیت بانکی خود ادامه دهد.
•    ادعای خواهان این است که قصد خوانده فریب عموم و زیان به خواهان بوده و توقف کار بانکی خواهان به همین دلیل اتفاق افتاده است.

استدلال‌های قاضی:
•    مشخص نیست سبب اقامه دعوا برای خواهان وجود دارد یا خیر زیرا خواهان نگفته که آیا به فعالیت بانکی مشغول بوده است یا قصد شروع آن را داشته است. در واقع به نظر میرسد وی هنوز شروع به کار نکرده بوده. در این صورت ادعای ضرر و زیان هم منتفی است چون اساسا وی هنوز مشتری نداشته است. خواهان باید ثابت کند به حرفه بانکداری مشغول بوده و از فعل خوانده زیان دیده است زیرا دعوای پسینگ آف در جایی قابل طرح است که فعالیت تجاری تحت عنوان یا نام تجاری مورد نظر در حال انجام باشد.
•    گفته شده خواهان نمی‌تواند علیه خوانده‌ای که یک شرکت حقوقی است اقامه دعوا کند بلکه باید علیه شرکا اقامه دعوا کند زیرا شرکت مرتکب جنایت و خیانت (که نیازمند قصد است) نمی‌شود و تنها مرتکب تخلف (trespass) می‌شود. اما به دلیل آنچه گفته شد نوبت به طرح این موضوع و بررسی آن نمی‌رسد.
•    خوانده با استناد به متن یک رأی (که می‌گوید «هر شرکت باید نامی داشته باشد و ماهیت این نام مانند نامی است که برای اشخاص حقیقی اعتبار می‌شود») مدعی است استفاده از نام دیگری مجاز است مگر به نقض علامت تجاری منجر شود. موضوع پرونده‌های علامت تجاری هم نامی است که ویژگی تمایزدهندگی دارد و بر روی کالاهای تقلبی استفاده شده و موجب جلب مشتریان دیگری شده است. اما در اینجا ادعای مشغول بودن به تجارت بانکداری و همچنین جذب متقلبانه مشتریان از سوی خواهان مطرح نشده است تا مسئله ذیل دعوای پسینگ آف و نام تجاری قرار گیرد.

حکم: چون خواهان هنوز بانکداری را شروع نکرده است و هیچ مشتری ای وجود نداشته، استفاده از نام بانک کسی را فریب نمی‌دهد و دعوای پسینگ‌آف و تقلب قابل طرح نیست لذا دادخواست رد می‌شود.

ماهیت موضوع حمایت: ظاهرا ماهیت مورد حمایت از نظر دادگاه همان حقوق مصرف‌کننده است چون استدلال شده که جلب مشتری دیگری از طریق جعل عنوانی که برای یک تاجر یا شرکت جا افتاده است (پسینگ‌آف) ممنوع است.

عنوان : "کنات" علیه "مرگان" درسال 1836

موضوع: استفاده از نام تجاری مشابه

خواهان: اقایه کنات دارنده شرکت حمل ونقل مسافر

خوانده: اقایه مرگان دارنده شرکت حمل ونقل مشابه

حقایق پرونده واستدلالات :

1ـ دستور منع استفاده خوانده از نام وعلامت تجاری مشابه در تاریخ 27 جولای صادر شده مبنی براینکه خوانده حق استفاده از هیچگونه نام وطرح وکلمه مشابه خواهان راندارد.

2- خواهان یک شرکت حمل ونقل مسافر داشته که از اتوبوس هایه جدید وباکیفیت استفاده میکرده و از نام"convenance company" و"londen conveyance company" که بزرگ رویه اتوبو س هایش نوشته بوده استفاده میکرده وبه سبب کیفیت وخدمات خوبی که ارائه میکرده  شهرت خوبی بین مردم پیدا میکند.

3- خوانده باتاسیس شرکت حمل ونقل خود از نام مشابه شرکت کنات بر رویه اتوبوسهایش استفاده میکند به این صورت که از همان طراحی وکلماتی که رویه اتوبوس خواهان استفاده شده بود استفاده میکند البته فقط یک کلمه for خیلی کوچک وغیر قابل دید بین دوکلمه convenyance و company  مینویسد و همچنین کلمه original را زیر کلمات بالا مینویسد که باعث تقلب بیشتری میشود( زیرا این کلمه بیان گر این مطلب است که شرکت اصلی و اوریجینال برایه او میباشد)  و حتی لباسهایه مشابه راننده هایه خواهان استفاده میکندتا از کاملا شبیه اتوبوسهایه خواهان شوند.

4-مردم نیز به استفاده از اتوبوسهایه خواهان عادت کرده بودند وخوانده نیز درصدد بدست اوردن متقلبانه مشتریان خواهان بوده ولذا ازاین طراحی کاملا مشابه استفاده کرده است.

 5  - در 10 اوت یک اعتراضی میشود تا دستور منع استفاده را فسخ کند واقایان "کیندرسلی" و "برد"از این اعتراض حمایت میکنندو ادعایه اولشان این بوده که خواهان طبق قانون پارلمان عمل نکرده است که بر طبق این قانون باید مالکین شرکت تقتضایه ثبت شرکت و نام انرابدهندونام انها در پروانه نوشته شود واستفاده عملی کافی نیست و به چند پرونده مشابه نیز استناد میکنند

ادعایه دومشان این است که استفاده از این نامها انحصار نمی اورد وکاهش سود او بخاطر رقابتی شدن این فعالیت است ودادگاه هم درصدد ممانعت در راه تجارت سالم نیست

6-اقایه کیندرسی در پاسخ به این استدلالات وحمایت از خواهان میگوید:سوال اول این است که ایا خواهان حق استفاده و پیگیری از علامت تجاری خودرادارد یاخیر ؟ که در پاسخ میگوید باصرف نظر از تمام مدارک خواهان طبق پروانه حق استفاده وپیگیری از علامت تجاری خود را دارد.

سوال دوم ایاخوانده میتواند استفاده متقلیلنه کند از علامت تجاری خواهان؟ میگوبد خیر خوانده حق  ندارد سود منصفانه خواهان را کم کند و اورا از مشتریان خودش محروم کند و خواهان حق دارداز سوء استفاده  خوانده جلوگیری کند.

حکم: همان حکم قبلی تایید شد که عبارات بود از ممنوعیت خوانده از استفاده از هرگونه نام و طرح وعلامت مشابه خواهان.

مبنای حکم: حمایت از حقوق استفاده کنندگان از خدمات و حمایت از کار وتلاش خواهان در برابر استفاده متقلبانه خوانده.

نام پرونده :LAWSON v. BANK of LONDON 1856

حقایق پرونده:

خواهان اولین شخصی بوده که در شهر لندن بانکی به عنوان «بانک لندن» تأسیس می کند و برای تأسیس آن هزینه هنگفتی را متحمل می شود. او نام بانک را در صفحه برنجی درج کرده اطلاعیه ای با نام بانک در بین مردم منتشر می کند و این نام را در دفاتر (شعبات) بانک خود استفاده می کند . لذا بانک ذکر شده عموماً با این نام شناخته شده است. همچنین این بانک تنها بانکی بوده که بدین نام و سبک وجود داشته است. او در این شغل جا افتاده و سود و منفعت زیادی کسب کرده بود.

خواهان ادعا می کند خواندگان به طور غیرقانونی، زیانبار،خدعه آمیز و متقلبانه ... و بدون مجوز و رضایت او، اقدام به تأسیس بانک دیگری در همان شهر و تحت همان نام، سبک و عنوان بانک لندن تأسیس و وانمود کرده اند که همان بانک خواهان هستند و به طور غیر قانونی و متقلبانه به انجام تجارت بانک ذکر شده اقدام کرده اند. خواهان همچنین مدعی است ادامه تجارتش با مشکل مواجه شده و از سود و منفعت هایی که کسب می کرده محروم شده چون خواندگان باعث شده اند که بعضی از افراد چنین تصور کنند که بانک خواندگان همان بانک خواهان است. او ادعای 500 لیره خسارت کرد.

خوانده اعتراض می کند به این دادخواست که ؛ یک شرکت نمی تواند به این سبب اقامه دعوا کند و دادخواست صحیح نیست. خواندگان یک شخص حقوقی هستند که یا با قانون پارلمان باید تشکیل شوند یا توسط اساسنامه. نام شرکت جزء ذات آن می باشد و توسط قدرتی که آن را بوجود آورده است داده می شود.

استدلال و مستندات قاضی:

1 - دادخواست سبب اقامه دعوا را مشخص نمی کند،

2 - ذینفع بودن خواهان را برای دریافت خسارت (مالکیت بر علامت تجاری) مشخص نمی کند.

3 - همچنین اینکه خواهان تاکنون به چه نوع تجارت بانکداری (مثلاً صرافی،حساب پس انداز و...) مشغول بوده است را مشخص نکرده است.

4 - خواهان شخص مناسبی برای اقامه دعوا (دریافت خسارت) نیست، چرا که خود خواهان زیان ندیده، آنکه زیان دیده بانک لندن است.

حکم نهایی: با توجه به استدلال های بالا  و عدم وجود حق مالکیت انحصاری خواهان بر علامت مورد بحث دعوای خواهان رد شد و او ذینفع شناخته نشد.

ماهیت علامت: این پرونده قبل از تصویب قانون علائم تجاری مصوب 1881 مطرح بوده و و با توجه به رأی دادگاه هیچ حق ایجابی برای خواهان ایجاد نمی شود و مالکیت انحصاری بر نام و علامت تجاری ندارد.

نام پرونده : New York & Rosendale Cement Co. v. Coplay Cement Co. 1890

موضوع پرونده : اختلاف بر سر استفاده از نام شهر توسط دو شرکت سیمان سازی

دادگاه : دادگاه بخش منطقه شرقی پنسیلوانیا

حقایق پرونده:
ـ   خواهان از نام " Anchor Rosendale cement " برای تولید و عرضه سیمان تولیدشده در شهر "Rosendale" در ایالت  New York استفاده می کند.
ـ   در این شهر معادن سنگ سیمان زیادی وجود داشته و در آن تولیدکننده های دیگری هم مشغول به فعالیت هستند که برخی از همین نام استفاده می‌کنند.
ـ   خوانده هم از نام "Rosendale" برای توصیف و تولید و عرضه سیمان خود که در شهر و ایالت دیگری تولید می‌شود استفاده کرده است.
ـ   خواهان مدعی است چون خوانده به ناحق برای سیمانی که در ایالت دیگری استخراج و تولید می‌شود از نام "Rosendale" استفاده کرده موجب زیان به فروش وی شده است.
ـ   خوانده مدعی است با توجه به کاربردهای نام سیمان "Rosendale" و ذهنیت مشتریان، این نام تنها نشان‌دهنده مبدأ کالا نیست و به یک عبارت ژنریک تبدیل شده است که برای مشخص کردن سیمان معمولی امریکایی در برابر سیمان باکیفیت‌تری با عنوان سیمان "Portland" به‌کار می‌رود.

استدلال:
به‌طور کلی هر عملی که مشتمل بر تقلب و جعل باشد ممنوع است.
عمل خوانده هم با شرایطی ممکن است مصداق رقابت غیرمنصفانه تلقی شود.
اما باید توجه کرد به طور مطلق ادعای خوانده برای منع استفاده از نام شهرها پذیرفته نیست و الا باید هر تولید کننده ظروف چینی با این استدلال که ظروف را خارج از چین تولید می‌کند از به‌کار بردن این نام منع شود. یا هر تاجری که کتان ایرلندی می‌فروشد از سوی تاجران ایرلندی منع شود.
قاعده این است که هر گاه حق مالکیت بر یک علامت یا نام تجاری اثبات نشود تنها کسانی که فریب خورده باشند حق دارند برای استفاده از یک نام یا علامت ادعای جبران کنند. مطابق اصول حقوقی هیچ کس نمی‌تواند از طریق شکایت خصوصی علیه یک امر عمومی اقدام کند. اگرچه چنین نتیجه‌ای در بحث نام یا علامت تجاری ممکن است خوشایند نباشد ولی این خلأ قانونی باید توسط قانونگذار جبران شود. در اینجا هم اثبات اینکه خواهان حق استفاده از نام شهرو مذکور را دارد یا اینکه برخی خریداران ممکن است فریب نام محصول خوانده را بخورند کافی نیست بلکه باید اثبات کند که مالک انحصاری نام مورد نظر است.

حکم:
به دلیل عدم وجود حق مالکیت انحصاری خواهان در نام مورد بحث دعوای خواهان رد می‌شود.

ماهیت علامت:
این پرونده پس از قانون علائم تجاری مصوب 1881 تشکیل شده و این قانون با پیش بینی نظام ثبت علامت ماهیت ایجابی برای علامت را به رسمیت شناخته. بنابراین و با توجه به رأی مورد نظر به‌نظر می‌رسد دادگاه معتقد است با استفاده عملی از علامت یا نام تجاری تحت شرایطی مالکیت انحصاری بر آن خواهد یافت و دیگران از به‌کاربردن آن در تجارت منع می‌شوند.

برداشت‌های غلط: چند مطلب که از متن برداشت شده ولی غلط است یا عکس آن بیان شده این موارد است:
سنگ معدن استفاده شده توسط خوانده هم همان سنگ های معدن شهر "Rosendale" است؛
اینکه خوانده مدعی است نام سیمان "Rosendale" فقط یک اهمیت و اعتبار محلی دارد و کاربرد آن نیز محلی است؛
در این موارد به نظر میرسد که آشفتگی قضایی وجود دارد.
کسی نمی تواند برای منفعت خود ضرر به عموم بزند، بنابر این او ضرر می بیند مگر اینکه آن ضرر یک ویژگی خاص و متفاوت از جایی که توسط عموم تهیه میشود را داشته باشد.

با توجه به اینکه قرن 19 دوره ای است که علامت تجاری به مفهوم امروزی آن در حال شکل گیری بوده و قوانین جامعی درباره علامت تجاری وجود نداشت، با رجوع به پرونده های قرن 19 می‌توان ماهیت علامت تجاری و مبنای حمایت از آن را مطالعه کرد. کشورهای مختلف در سالهای مختلفی در این قرن به شناسایی علامت تجاری و تکمیل حمایت از آن پرداخته‌اند. پیش از تصویب قوانین مذکور حمایت از علائم تجاری با خلأ روبرو بوده است بنابراین شناخت زمان تصویب اولین قوانین علامت تجاری هم مهم است. در ادامه فرایند تصویب قوانین راجع به علامت تجاری در سه کشور بررسی شده است:

گفته می‌شود اولین قانونی که استفاده از علامت دیگری را جرم تلقی کرد «قانون تولیدکننده، تولید و محل‌کار 1803» فرانسه بوده است. (ماده 16) همچنین «قانون کیفری 1810» فرانسه نیز در ماده 142 و «قانون کیفری 1824» در ماده 433 سوءاستفاده از نام دیگری یا استفاده غلط از نام‌های مناطق تولیدی را جرم اعلام کرد. در 1857 نیز اولین قانون جامع علائم تجاری با عنوان «قانون علامت کالاها و تولید» در فرانسه به تصویب رسید که هر دو سیستم ارزیابی و ثبت علامت و سیستم به‌کار بردن علامت را شامل می‌شد. پیش از آن تنها سیستم به‌کار بردن علامت در فرانسه موجب حمایت بود. این قانون تا 1954 در فرانسه و مستعمرات آن حاکم بود در قانون جدید ثبت علامت برای آغاز حمایت کافی بود ولی عدم استفاده از آن پس از ثبت موجب ابطال آن می‌شد. در نهایت قانون علائم تجاری 1991 به تصویب رسید که مشتمل بر مفاهیمی چون علائم تجاری مشهور، علائم سه‌بعدی، علائم صوتی و سیستم انتشار تقاضانامه‌ها بود.

در انگلستان بر اساس قواعد کامن‌لا از طریق مفهوم تقلب (Fraud) سوءاستفاده از علامت دیگری که به آن پسینگ‌آف گفته می‌شد و امروزه هم در حقوق انگلستان وجود دارد منع می‌شد. بعدها از طریق قواعد انصاف حمایت از علامت تجاری تکمیل شد اما نظام جامع حمایت از علامت تجاری تا سال 1905 وجود نداشت یعنی 50 سال پس از فرانسه چنین نظامی در انگلستان شناسایی شد. البته پیش از آن «قانون علائم کالاهای تجاری 1862» مشتمل بر منع استفاده از نشانه‌های فریبنده و «قانون ثبت علامت تجاری 1875» به تصویب رسیده بود. در نهایت قانون علائم تجاری 1938 نظام ثبت علامت به‌همراه قصد استفاده از علامت را پذیرفت و سیستم ارزیابی علامت و انتشار تقاضانامه‌ها را آغاز کرد. قانون 1938 انگلستان پیشرفته‌تر از قانون فرانسه در آن زمان بود و قوانین فرانسه، امریکا و ژاپن بر اساس آن شکل گرفتند. بر اساس این قانون ثبت علامت به همراه قصد استفاده از آن موجب مالکیت متزلزل علامت می‌شد نه مالکیت قطعی و استفاده واقعی از علامت مالکیت را تثبیت می‌کرد.

در امریکا در سال 1870 قانون علامت تجاری فدرال به تصویب رسید ولی دادگاه عالی به دلیل تعارض آن با بخشی از قانون اساسی امریکا که فقط به امکان قانونگذاری درباره پتنت و کپی‌رایت اشاره کرده بود ((8)(8)1) آن را ابطال کرد. کنگره نیز در سال 1881 قانون علامت تجاری را به استناد بخشی از قانون اساسی امریکا درباره تجارت فدرال ((3)(8)1) به تصویب رساند. در این قانون نظام ثبت علامت به شرط اینکه متقاضی مدتی از علامت یا نام تجاری استفاده عملی داشته باشد پیش بینی شده بود. با تصویب «قانون لنهام» در 1946 قانون علامت تجاری امریکا با تقلید از قانون انگلستان تکمیل شد اما همچنان شرط به‌کاربردن علامت پیش از ثبت را حفظ کرد. این امر در سال 1988 اصلاح شد. بنا بر این اصلاحات، قصد استفاده از علامت برای ثبت آن کافی است اما متقاضی باید پس از ثبت، علامت را به کار بگیرد.

نام پرونده :

New York & Rosendale Cement Co. v. Coplay Cement Co. 1890

موضوع پرونده :

اختلاف بر سر استفاده از یک نام توسط دو شرکت سیمان سازی

دادگاه :

دادگاه بخش منطقه شرقی پنسیلوانیا

حقایق پرونده :

یک دادخواست داده شده است تا از استفاده از نام "Rosendale cement"  توسط خوانده جلوگیری شود. به این صورت که شاکیان از نام "Rosendale" برای تولید و عرضه سیمان که در شهر "Rosendale" در ایالت  New York قرار دارد استفاده می کرده اند. در آنجا معادن سنگ سیمان گسترده ای وجود داشته و در آن گروه های مختلف دیگری هم مشغول به فعالیت هستند. شاکیان ادعا کرده اند که متهمان از نام "Rosendale" آنها برای توصیف و تولید و عرضه سیمانشان استفاده کرده اندو خواهان محاسبه خسارت های وارد شده به آنها و سود هایی که به متهمان از طریق استعمال چنین نامی رسیده است می باشند. متهمان سیمان ملقب به "Rosendale" را در شهر دیگری تولید می کرده اند ولی می توان گفت که سنگ معدن استفاده شده توسط آنها هم همان سنگ های معدن شهر "Rosendale" است که بعضی از این معادن از حدود نیم قرن پیش مورد بهره برداری قرار گرفته اند اما شاکیان عملیات بهره برداری خود را از سال 1872 شروع کرده اند. به طور کلی سیمان های ساخته شده در آن منطقه و اطراف آن به سیمان "Rosendale" مشهور است. اما شاکیان مدعی هستند که هر چند می شده از این نام برای آن منطقه و اطراف آن استفاده کرده و توسط متهم ها و دیگران به بازار عرضه کرد ولی متهم ها نباید سیمان خود را به این نام تولید و عرضه می کرده اند. شاکیان ادعا میکنند که حق انحصاری نسبت به نام آن سیمان ندارند اما آنها اصرار دارند که یک حقی جهت استفاده از آن را دارا می باشند و این عمل آنها باعث افزایش قیمت سیمان در بازار است و در مقابل متهم ها مدعی بودند که نام سیمان "Rosendale" فقط یک اهمیت و اعتبار محلی داردو کاربرد آن نیز محلی است که می تواند حتی یک اصطلاح عمومی باشدبرای استفاده از یک نام یا نشان عمومی یا طبقه بندی سیمان و در هر صورت این همان سیمان طبیعی آمریکاست. آنها معتقد بودند درجه و طبقه بندی سیمان همانند سیمان پورتلند است. این سیمان به نام آن محل شناخته شده بود. چون در آنجا تولید نیز می شد. بر روی این مسئله جنجالی توسط طرفین دلایل زیادی ارائه شده بود. اما مواردی از جمله شواهد و گواهان وجود دارد که ضرورت بررسی دقیق تر این مورد را بر طرف میکند. هر چند که تصدیق می شود نام سیمان "Rosendale" به وسیله عموم استفاده می شده و همانند علامتی برای آن محل است. برای جایی که سیمان از آنجا ساخته شده ولی مته آن را به صورت غیر واقعی به این نام خوانده است. این سوال هنوز باقی است که آیا این عمل باید تحت تعقیب قرار گیرد یا خیر؟ آیا چنین عملی برای دستگاه قضایی پر هزینه نخواهد بود. در این موارد به نظر میرسد که آشفتگی قضایی وجود دارد. مخصوصا در موارد و دعاوی که یک ضرر و زیان عمده به یک علامت تجاری یا قسمتی از آن و یا نام تجاری و یا به یک شیوه فروش کالا به صورت مستدل وارد نشده باشد. قانون در اینجا مسائل متعددی را آورده است کسی نمی تواند برای منفعت خود ضرر به عموم بزند، بنابر این او ضرر می بیند مگر اینکه آن ضرر یک ویژگی خاص و متفاوت از جایی که توسط عموم تهیه میشود را داشته باشد. این صدای رسای قانون کامن لاست!

حکم و استدلال های قاضی :

این لایحه که خوانده ها از نام "Rosendale" به منظور کسب منفعت و سود و وارد کردن خسارت استفاده کرده است، توسط دادگاه رد میشود. در مورد طرح شکایت علیه آنها در مورد فروش سیمان نیز دلیلی مبنی بر گناه کار بودن آنها وجود ندارد. بر اساس نظر دادگاه اگر کسی بخواهد از عمل دیگری نسبت به علامت یا نام تجاری یا شهرت کسب و کار جلوگیری کند، باید حق مالکیت یا انحصاری خود را مستندا نشان دهد تا اینکه بگوید حق انحصاری دارد خواه به تنهایی یا با شرکت دیگران هر چند که احتمالا بعضی از مردم در استفاده از این نام فریب بخورند. در این موارد نمی شود و نباید به صورت کلی نظر داد، ما در اینجا به اصول کلی حقوقی که بعضا اشاره شد و صحیح به نظر می رسد تاکید می کنیم آن هم در مواردی که قابلیت اجرایی دارد و به همین دلایل این دعوا رد می شود.

عنوان: دعوای شرکت کانال علیه کلارک (1871)

در دادگاه عالی آمریکا - تجدید نظر از رأی دادگاه بخش منطقه جنوبی نیویورک

خلاصه پرونده :

شرکتی به استخراج ذغال می پردازد و از نام محل برای خود استفاده می کند.بعد از چندسال شخص دیگری بنام شرکت که ثبت نشده بود و با استفاده از نام همان محل به استخراج می پردازد. این شخص محصول خود را با قیمتی پایین تر به بازار عرضه می کرد و همین امر باعث شد که بتواند در مدت زمان کوتاهی قسمتی از بازار را در دست بگیرد و چون این نام انتخابی برای سیمان قبلا توسط تولید کنندکان مطرح و شهرت پیدا کرده بود این باعث نوعی استفاده از ان نام می شود .شرکت به استناد اینکه این نوع استفاده باعث لطمه به اعتبار و فروش انها شده خواستا پرداخت غرامت و جلوگیری از اقدام انرا می نماید. دادگاه پس از رسیدگی و استدلال دعوای انهارا رد می نماید.بدلیل اینکه شرکت نام ان منطقه را بنام خود ثبت نکرده بوده و این نام علامت تجاری ان شرکت محسوب نمی شود دادگاه ان لایحه را رد کرد.هر چند انها اولین تولید کنندگان بودند و باعث شهرت منطقه شده بودند اما این منطقه قبلا هم به این نام نامیده می شده.

الف- حقایق پرونده :

1- هیچ کس نمیتواند از نام و علایم تجاری دیگری استفاده نماید این حق انحصاری صاحب علامت است. واقعیت این است که اگر کسی از نامی استفاده نماید و قصد تقلب هم نداشته باشد و مردم به این واسطه فریب خورند استفاده کننده از ان نام وعلامت مجازات نمی شود.خصوصا اگر ان نام عمومی بوده ویا نام منطقه یا محلی باشد.به همین دلیل کسی  مقصر نبوده و مجاز نمی شود . 2- اگر کسی از نام اختصاصی یک منطقه یا محلی استفاده نمایدو انرا نام یا علامت تجاری خود قرار دهد.در صورت استفاده و انحصار ان برای خود هر چند در بلند مدت باشد و یا باعث شهرت مضاعف ان شود این برای او حقی که مورد حمایت قرار گیرد ایجاد نمی کند.همچنانکه در این پرونده شرکت نتواست کلارک را در دادگاه بواسطه استفاده از نام محل استفاده شده توسط شرکت محکوم نماید. 3 - هر چند احیا و شهرت ان منطقه نتیجه عمل شرکت بود این امر دلیل عدم استفاده دیکران نمی شود.

ب - استدلال و مستندات قاضی

1 – متهم دغال خود را با نام ان محل به فروش می رسانده ولی دلیلی وجود ندارد که با نام شرکت شاکیان بوده باشد در اصل متهم با استفاده از تبلیغات توانسته به فروش بالا دست پیدا کند.

2- هر چند این عمل باعث فریب و یا گمراهی مشتریان می شود ولی چون ادعای دروغ و نادرستی را بیان نکرده بوده دادگاه نمی تواند او را محکوم نماید.

3 – ادعای شاکیان مبنی بر کاهش نیز نمی تواند بدلیل تقصیر متهمین باشد این به این دلیل است که انها تنها تولید کنندگان ذغال نبودند.

4 – هیچ کس نمی تواند برای حفاظت از علامت تجاری خود مانع دیکران از استفاده از علامتی برای کالای  مشابه ان کالا شود در صورت پذیرش ان رقابت لطمه می بیند.

 5 – کسی نمی تواند با اتخاذ یک نام عمومی مربوط به منشا کالا و انحصار ان برای خودانرا نشانه کیفیت کالای خود بداند و مانع استفاده دیگران شود.

6 - بدلیل اینکه شرکت نام ان منطقه را بنام خود ثبت نکرده بوده و این نام علامت تجاری ان شرکت محسوب نمی شود دادگاه ان لایحه را رد کرد.هر چند انها اولین تولید کنندگان بودند و باعث شهرت منطقه شده بودند اما این منطقه قبلا هم به این نام نامیده می شده.

ه – حکم نهایی:

نهایت دادگاه درخواست شرکت را با توجه به استدلالهای پرونده رد می نماید و برای خواهان بدلیل نبود مدارک حقی را به رسمیت نمی شناسد.

ج – مبنای قاضی در حمایت از علامت:

علامت ایجاد حقی برای مالک ان میکند .و استفاده دیگران فقط با اجازه مالک اصلی مجاز است.چون این حق شهرتی برای مالک ان می کند.

د – تعریف علامت:

1 – علامت باید منحصر به فرد باشد. 2 – علامت باید نام و یا ترکیبی از کلمات باشد. 3 – علامت نباید طوری طراحی شود که باعث فریب مردم شود. 4 – علامت باید حقیقت امری را بیان نماید. 5 – علامتی که از نام طبیعی منطقه یا محلی گرفته شده باشد نمی تواند انحصاری اولین استفاده کننده از ان باشد.

نام پرونده : United States v. Roche 1879

خلاصه پرونده:

بخش اول :
دادگاهی حکمی بر علیه خوانده صادره کرده است مبنی بر اینکه ایشان هیچ گونه حقی برای اینکه از علامت تجاری شخص خواهان استفاده(تقلید) کند دارا نمی باشد بدین نحو که در مارک یا علامت تجاری خود از هرگونه کلمات بارز و متمایز کننده به کار برده شده در علامت شخص خواهان استفاده کند.
هم چنین برای صدور چنین حکمی قاضی این مسئله را نیز در نظر گرفته است که علامتی که به توسط شخص خوانده مورد استفاده قرار گرفته است حتی یک خریدار محتاط و دقیق را هم فریب می دهد به گونه ای که آن شخص خریدار تصور می کند که این علامت شرکت خواهان(Best Brewing Company) می باشد.

بخش دوم :
دیوان عالی کشور آمریکا در رأیی قانون علامت تجاری ای که به توسط کنگره تصویب شده بود را خلاف قانون اساسی می داند و حکم به از درجه اعتبار ساقط بودن این قانون می دهد حال این مسئله مطرح می شود که آیا از درجه اعتبار ساقط شدن قانون علامت تجاری موجب نقض حکم صادر شده بر علیه خوانده نیز می شود یا خیر؟
پاسخ: در اینجا این پاسخ داده شده است که حکم صادر شده علیه خوانده بر اساس قوانین موضوعه نبوده است که با لغو شدن قانون علامت تجاری چنین حکمی نیز لغو شود بلکه مبنای رأی صادر شده به نفع خواهان بر اساس قواعد کامن لا بوده است.
حق مالک علامت تجاری برای استفاده انحصاری از آن و حمایت از آن و اجرای حق انحصاری خود به توسط  کامن لا به رسمیت شناخته شده است و قواعد کامن لا مستقل از قوانین موضوعه می باشد.
دیوان عالی کشور نیز در این باره نظری می دهد که این نظر عبارت است از اینکه حق بر علامت تجاری برای آنکه مورد پذیرش و استفاده قرار گیرد عبارت است از یک علامت یا وسیله ای که برای تشخیص کالاها و اموال ساخته یا فروخته می شود به توسط شخصی که صاحب علامت است، و این حق موجب محرومیت استفاده از آن علامت به توسط دیگر اشخاص می شود، این چنین حقی به توسط حقوق کامن لا یا دادگاه سلطنتی انگلستان، و توسط قوانین موضوعه برخی از کشورها به رسمیت شناخته شده است. این مالکیت و حق استفاده انحصاری از آن چیزی نیست که به وسیله قانون وضع شده به توسط کنگره ایجاد شده باشد و همچنین بستگی به این ندارد که آن قانون در حال حاضر قابلیت اجرا دارد یا نه(ضمانت اجرا دارد یا نه).

حقایق پرونده :

1- دیوان عالی کشور آمریکا حکمی صادر کرد مبنی بر اینکه قانون علامت تجاری که توسط کنگره به تصویب رسیده است خلاف قانون اساسی و از درجه اعتبار ساقط می باشد،

2- اعتبار و قوه(نیروی) قاهره حکم صادر شده به توسط دیوان عالی کشور آمریکا بر آنچه مورد استفاده قرار گرفته است به وسیله خوانده دارای یک مارک خاص یا علامت تجاری تأثیری نمی گذارد.

3- به نظر می رسد حکم(دستور) مناسب در اینجا این است که گفته شود حکم داده شده بر علیه خوانده بر اساس قوانین موضوعه نیست بلکه براساس حقوق عرفی که در جریان است می باشد.

4- حق صاحب علامت تجاری برای استفاده انحصاری از آن، و حمایت و اجرای حق انحصاری خود به توسط رویه دادگاه سلطنتی و هم چنین حقوق عرفی (کامن لا) به رسمیت شناخته شده است و مستقل از قوانین موضوعه هستند.

5- توسط شخص خوانده استفاده شده است از علامتی که دارای کلمات بارز و متمایزکننده علامت خواهان بوده است.

حکم دادگاه :

 از تاریخ صدور این حکم به صورت دائمی جلوگیری می شود از شخص خوانده  از استفاده کردن از علامت تجاری خاصی که چسبانده می شود بر روی بطری های تولیدی آب جو. بنابر این حکم شخص خوانده هیچ گونه حقی ندارد برای اینکه از علامت تجاری شخص خواهان تقلید(کپی) کند بدین نحو که در مارک یا علامت تجاری خود استفاده کند از هرگونه کلمات بارز و متمایز کننده به کار برده شده در علامت شخص خواهان.

به توسط شخص خوانده استفاده شده است از علامتی که دارای این کلمات بوده است، و در قضاوت ما، محاسبه شد که به واسطه چنین علامتی حتی یک خریدار محتاط و دقیق نیز فریب می خورد.

استدلال قاضی :

1-حکم صادر شده بر علیه خوانده براساس قوانین موضوعه نبوده است بلکه فرمان (حکم) دادگاه سلطنتی دستاوردش حمایت و اجرای حق مالکیت انحصاری خواهان در مورد 876 علامت تجاری خود به عنوان حقی که در کامن لا (حقوق عرفی) شناخته شده است بوده است. این استدلال در جواب مسئله ای مطرح شد مبنی بر اینکه به نظر می رسد که دیوان عالی کشور آمریکا حکم داده است که اجرای قانون کنگره در مورد موضوع علامت تجاری مخالف با قانون اساسی و از درجه اعتبار ساقط می باشد و حکم صادر شده توسط دیوان عالی کشور دلالت بر بطلان قانون مذکور دارد و لذا خوانده التزامی ندارد که از چنین قانونی اطاعت کند.

2-در رسیدگی قاضی این موضوع محاسبه شده است که به واسطه چنین علامتی حتی یک خریدار محتاط و دقیق نیز فریب می خورد.

3- یکی دیگر از مسائلی که مورد تأکید واقع شد این بود که مارک یا علامت تجاری که در حال حاضر به توسط شخص خوانده به کار گرفته شده است شباهت نزدیکی ندارد به علامتی که به توسط شخص خواهان به کار گرفته شده که در حکم آن(علامت به کار برده شده توسط خوانده) را موجب فریب دادن یک فرد با در نظر گرفتن احتیاط معمول دانسته است ولیکن این نظر حتی اگر قابل استماع نیز باشد ولیکن دیر مطرح شده است.

4- شخص خوانده باید اقدام به استفاده کردن از علامتی کند که به هیچ وجه در آن علامت کلمات Best Brewing Company وجود نداشته باشد.

نظر دیوان عالی کشور:

حق(علامت تجاری) برای مورد پذیرش واقع شدن و مورد استفاده قرار گرفتن، یک علامت یا وسیله ای است برای تشخیص کالاها و اموال که ساخته می شود یا فروخته می شود به توسط شخصی که صاحب علامت است، و این حق موجب محرومیت استفاده از آن علامت به توسط دیگر اشخاص می شود، این چنین حقی به رسمیت شناخته شده است به توسط حقوق کامن لا (حقوق عرفی) یا دادگاه سلطنتی انگلستان، و توسط قوانین موضوعه برخی از کشورها. این حق مالکیت پوشش می دهد خساراتی را که ممکن است به توسط عملی که در قانون بیان شده است باشد و در صورت نقض این حق دادگاه بنابر عدل و انصاف دستور به جبران حق نقض شده نیز می دهد. این مالکیت و حق استفاده انحصاری از آن چیزی نیست که به وسیله قانون وضع شده به توسط کنگره به وجود آمده باشد(یا ایجاد شده باشد) و هم چنین بستگی به این ندارد که آن قانون در حال حاضر قابلیت اجرا دارد یا نه(ضمانت اجرا دارد یا نه).

ماهیت علامت مورد حمایت :

ماهیت علامت مورد حمایت علامت تجاری می باشد.

مبنای حمایت :

قاضی پرونده در استدلال خود بیان کرده است که در بررسی استفاده خوانده از علامت خواهان در نظر گرفته شده است این مورد که با استفاده علامت خواهان به توسط خوانده حتی یک خریدار محتاط و دقیق نیز فریب می خورد پس می توان نتیجتا گفت که مبنای حمایت ، حمایت از حقوق مصرف کنندگان بوده است.